Cineva câștigă de pe urma folosirii nelegale a brand-ului tău? Iată ce măsuri poți lua ca să-ți protejezi business-ul și să stopezi astfel de practici

Articol scris de Vasile Furculița și Claudiu Gănțoi, Parteneri Gănțoi, Furculița și Asociații SPARL

Mărcile comerciale beneficiază de protecție juridică. Ne referim la acele semne care, odată înregistrate, dobândesc valoare economică – care poate fi lesne exploatată ilegal. Cel mai la îndemână e expunerea brand-ului, fără acordul deținătorului, pe rețelele sociale, mai ales cu scopul de a înlesni dobândirea unor foloase. Autorii acestor practici pot fi și diverși profesioniști (medici, avocați, consultanți financiari etc.) care, sub pretextul protejării drepturilor unor clienți ai companiei prejudiciate, îi îndeamnă în mod abuziv să îi contracteze pentru a-i atrage ca și clienți. Dacă surprinzi astfel de postări sau mesaje, e indicat să-ți iei imediat câteva măsuri de protecție, pentru a păstra reputația brand-ului intactă prin evitarea asocierii cu acțiunile respective. 

1. Înregistrarea mărcii la autoritățile naționale și internaționale

În legislația noastră nu regăsim definite și reglementate cuvintele “brand”, “branduire/branding” sau  logo. În schimb, avem reglementată, în mod expres, “Marca comercială”. Marca comercială este definită ca fiind:

1. „Stricto sensu”, un nume, termen, model, simbol sau o alta trăsătura care diferențiază, în percepția consumatorului, o organizație sau un produs de concurența de pe piață. 
2. „Lato sensu”, poate constitui „Marcă” orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului sau sunetele, cu condiția ca aceste semne sa fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi și să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor.

Înregistrarea unei mărci în România se face în baza Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Este important de menționat că înregistrarea mărcii asigură protecția doar pe denumirea respectivă sau grafica aleasă, nu pe lista de produse și/sau servicii pentru care se face înregistrarea. Marca nu protejează produsul/serviciul în sine, ci este un mijloc de a identifica o anumită origine comercială pentru produse și/sau servicii specific și de a-l promova. 

Este important de menționat că înregistrarea mărcii la Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) oferă protecție doar pe teritoriul României. La nivelul UE, putem proteja marca prin depunerea unei cereri la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO), iar la nivel internațional – prin depunerea cererii la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO).

Perioada de valabilitate a unei mărci înregistrate la OSIM este de 10 ani, începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare și poate fi reînnoită pe oricât de multe perioade de câte 10 ani, cu condiția achitării taxelor corespunzătoare.

Pentru a afla mai multe despre marcă și pașii de înregistrare a unei mărci, inclusiv costurile implicate în acest proces, accesați pagina web a OSIM. 

Simplul statut de brand nu oferă protecție în lipsa înregistrării mărcii, cu o singură excepție: „marca notorie” care poate beneficia de protecție, chiar fără înregistrare sau utilizare; aceasta e definită de Legea 84/1998 ca fiind marca larg cunoscută în România la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către segmentul de public vizat de produsele sau serviciile la se referă marca.

Cu titlu informativ, menționăm că din punct de vedere al OSIM, sloganul este tot o marcă, deci înregistrarea se face parcurgând aceleași etape ca pentru orice marcă, respectiv completarea formularului de înregistrare de marcă sau a aplicației online și achitarea taxelor prevăzute de legislația în vigoare.

Logo-ul sau sigla

Un alt concept uzitat în marketing este logo-ul sau echivalentul românesc al acestuia – sigla. Logo-ul/sigla este reprezentarea vizuală a ceea ce însumează marca, asigurându-i identitatea și recognoscibilitatea. Din păcate, denumirile „siglă“ și „logo” nu se regăsesc ca atare în legislația în vigoare, respectiv în Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. În conformitate cu această lege, la OSIM se pot înregistra, ca mărci, denumiri însoțite sau nu de un element figurativ, respectiv mărci verbale sau mărci figurative cu elemente verbale. Rezultă astfel ca logo-ul devine marcă atunci când este înregistrat la unul dintre oficii (OSIM, EUIPO sau WIPO), fapt ce îi asigură protecția necesară. Atunci când logo-ul nu este înregistrat, acesta nu este marcă și, implicit, nu mai beneficiază de protecție aferentă. Succint, logo-ul nu oferă protecție, dar marca, da.

Denumirea companiei

Cum rămâne cu denumirea unei companii? Înregistrarea denumirii companiei/firmei la Registrul Comerțului (ONRC) nu echivalează cu înregistrarea la OSIM - atât procedura de înregistrare, cât și efectele/consecințele înregistrării fiind diferite. În drept, înregistrarea denumirii companiei la Registrul Comerțului nu conferă protecție în sensul de a nu mai fi înregistrată de nimeni ca marcă, fiind necesară într-un astfel de caz o înregistrare a denumirii la OSIM.

Prin urmare, înregistrarea la OSIM a denumirii unei companii nu este obligatorie, dar este utilă, în sensul că astfel putem opri alte companii sau persoane fizice să utilizeze aceeași denumire în același domeniu de activitate, cu mențiunea că nu se pot înregistra mărci constituite exclusiv din cuvinte generice sau uzuale într-un domeniu de activitate, și nici mărci identice sau similare cu mărci notorii. În concluzie, este posibil ca în cazul în care denumirea companiei este un cuvânt uzual, generic sau identic/similar cu o marcă notorie, să se fi putut înregistra la Registrul Comerțului, dar sa nu se poată înregistra ca marcă la OSIM.

Pentru ca o denumire sa nu mai poată fi înregistrată de nimeni ca marcă, pe nici un domeniu de activitate, se poate solicita înregistrarea pe toate cele 45 de clase ale Clasificării de la Nisa (Nice). Cu toate acestea, în cazul in care marca nu este folosită pe o perioada de cinci ani consecutiv, pe unul sau mai multe dintre domeniile de activitate pentru care s-a obținut înregistrarea, terții interesați pot obține decăderea din drepturi pe domeniile respective și înregistrarea mărcii pentru ei.

Domeniul web

Ar mai fi în discuție protejarea numelui domeniului de internet/web (sau in limbaj comun: site-ului) companiei, ca posibilă parte componentă a brandului. Numele de domeniu de Internet este definit de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO) ca fiind „forme ușor de reținut de adrese de Internet și care sunt folosite în mod uzual în scopul găsirii de site-uri web”. De asemenea, Legea nr.365/2002 definește domeniu web privind comerțul electronic ca fiind „o zonă dintr-un sistem informatic, deținută ca atare de o persoană fizică sau juridică ori de un grup de persoane fizice sau juridice în scopul prelucrării, stocării ori transferului de date”.

Înregistrarea unui nume de domeniu nu conferă un drept de proprietate sau un drept legal exclusiv similar drepturilor de proprietate intelectuală, ci un simplu drept de folosința asupra denumirii site-ului respectiv. La fel ca în cazul denumirii companiei, înregistrarea la OSIM a denumirii unui site nu este obligatorie, dar este utilă, în sensul ca astfel se pot opri terțe persoane fizice sau juridice să utilizeze aceeași denumire de site, în același domeniu de activitate.

Recomandarea specialiștilor în domeniul IT este ca deținătorii de nume de domenii de Internet să înregistreze domeniile ca mărci la OSIM, întrucât se poate ivi situația ca un terț să înregistreze cu rea-credință acel nume de domeniu ca marcă la OSIM, dobândind un drept de proprietate intelectuală, ca mai apoi sa ceară utilizatorului inițial al numelui de domeniu sa înceteze utilizarea acestuia sau sa beneficieze de pe urma notorietății mărcii pentru propriile interese. 

Așadar, considerăm ca un instrument important în protejarea brandului este parcurgerea procedurii de înregistrare a mărcii la OSIM, când sunt întrunite elementele constitutive ale mărcii, precum și înregistrarea denumirii companiei și a numelui domeniului de internet. 

În cazul în care aveți o marcă înregistrată la OSIM și constatați că altcineva utilizează același însemn pentru același domeniu, aveți posibilitatea să-i trimiteți o notificare de atenționare prin care sa îi semnalați că încalcă un drept protejat, apoi, daca nu își încetează activitatea, să îl acționați în justiție prin depunerea unor acțiuni civile și/sau plângeri penale.

Parcurgerea etapei prealabile, constând în transmiterea unei notificări, nu este obligatorie (decât dacă o lege specială reglementează în mod expres acest aspect), însă, de cele mai multe ori, reprezintă cea mai eficientă modalitate de protejare a brandului, având avantajul obținerii unui rezultat pozitiv într-un termen scurt și cu costuri minime.

2. Transmiterea unei notificări către persoana considerată a fi răspunzătoare de atingeri aduse brandului companiei

Cel mai simplu și mai puțin costisitor instrument pentru protecția brandului constă în redactarea și transmiterea unei notificări către persoanele care aduc atingere negativa brandului. În cuprinsul notificării ar trebui punctate următoarele aspecte:

• faptele și/sau afirmațiile persoanei care aduc atingere brandului, în accepțiunea voastră;
• normele juridice/dispozițiile legale încălcate de persoană prin faptele și/sau afirmațiile efectuate cu privire la brand, precum și consecințele juridice ale acestor încălcări;
• prejudiciile suferite deja sau care ar putea surveni ca o consecință a faptelor și/sau afirmațiilor efectuate cu privire la brand de persoana în cauza asupra companiei:
  • în cazul in care prejudiciile pot fi cuantificabile în bani, este important sa precizăm în cuprinsul notificării valoarea acestora, precum și dacă acestea urmează a se majora în continuare;
  • în cazul în care prejudiciile nu pot fi cuantificate în bani sau este destul de greu să fie cuantificate la momentul transmiterii notificării, este, totuși, important să precizați consecințele negative de orice natură cauzate brandului.
• menționarea, în mod expres, a solicitărilor voastre, precum și a termenului în care solicitările să fie aduse la îndeplinire de către persoană; iată câteva exemple:
  • Ștergerea articolelor/publicațiilor media de pe paginile web, bloguri, rețele de socializare etc.;
  • Retragerea afirmațiilor efectuate în spațiul public prin o declarație / conferință de presă ulterioară;
  • Retragerea / renunțarea la acțiunile juridice aflate pe rolul instanțelor de judecată și/sau autorităților/instituțiilor publice;
  • Abținerea de la / neefectuarea unor astfel de acțiuni in viitor.
• dacă este cazul, în cuprinsul notificării se pot propune coordonatele (loc, dată, oră) pentru o eventuala întâlnire a părților, cu scopul rezolvării diferendului ivit pe cale amiabilă.

Modalitatea de transmitere a notificării reprezintă un aspect important pentru a asigura eficiența acestui instrument, dar și ca mijloc de probă în cadrul unor eventuale acțiuni juridice intentate împotriva persoanei considerată a fi răspunzătoare de atingeri aduse brandului companiei. În concret, notificarea trebuie sa fie expediată prin oricare din canalele uzuale de comunicare care pot furniza o dovadă privind transmiterea și recepționarea mesajului, respectiv: e-mail, fax, serviciu poștal/serviciu de curierat rapid - în toate cazurile enumerate, cu activarea opțiunii de restituire către expeditor a confirmării de primire a expediției de către destinatar. De asemenea, notificarea poate fi expediată prin intermediul unui agent procedural din cadrul unui Birou al Executorului Judecătoresc.

3. Organizarea unei întâlniri între părțile divergente, în mod direct sau prin intermediul unui mediator

O altă modalitate prin care putem încerca rezolvarea diferendului pe cale amiabilă este organizarea unei întâlniri cu persoana (persoanele) considerată a fi răspunzătoare de atingeri aduse brandului companiei. Solicitarea întâlnirii se poate realiza prin canalele uzuale de comunicare care pot furniza o dovadă privind transmiterea și recepționarea mesajului, respectiv: e-mail, fax, notificare/adresă.

În funcție de gravitatea situației, a consecințelor actuale și/sau viitoare în ceea ce privește brandul, poate fi utilă prezența practicienilor în domeniul dreptului (consilieri juridici din cadrul companiei, avocați specializați în domeniul de referință) în cadrul întâlnirii. Impactul practicienilor poate fi providențial pentru reușita unei astfel de întâlniri, prin prisma:

1. Clarificării, din punct de vedere juridic, a normelor juridice încălcate de persoană prin faptele și/sau afirmațiile efectuate cu privire la brand, precum și consecințele juridice ale acestor încălcări pentru persoana în culpă,
2. Redactării unei tranzacții / minute la finalul întâlnirii, care sa consfințească înțelegerea părților. 

În funcție de concluziile finale ale întâlnirii organizate, la finalul acesteia se poate întocmi fie o tranzacție care să consfințească înțelegerea părților cu privire la diferendul ivit, fie o minută a întâlnirii, în cuprinsul căreia să fie punctate aspectele cu privire la care părțile au ajuns la un consens și/sau eventualele puncte ramase de clarificat, cu precizarea ca acestea urmează a fi clarificate într-un un anumit termen sau să stabilească coordonatele următoarei întâlniri la care părțile să se întrunească, în sensul finalizării negocierii, fie fie o Minută redactată de organizator, care să conțină un rezumat al celor discutate în cadrul întâlnirii - în cazul în care părțile nu au ajuns la vreun consens (și refuză semnarea).

4. Plângere formulată la Asociația profesională din care face parte persoana care aduce atingere brandului prin acțiunile/inacțiunile sale

În cazul în care am aprecia că acțiunile practicienilor/liberilor profesioniști ar încălca anumite prevederi din legile speciale, statut și/sau codul deontologic, putem adresa o plângere la organul statutar care monitorizează activitatea practicienilor/liberilor profesioniști din circumscripția în care aceștia din urmă își desfășoară activitatea. Cu titlu de exemplu, putem aminti: Uniunea Jurnaliștilor, Colegiul Consilierilor Juridici, Baroul din care avocații fac parte, Colegiul Medicilor.

Plângerile depuse la organele în cauză vor fi soluționate de comisiile organizate în mod expres cu acest scop, urmând ca situația expusă să fie analizată pentru a se constata dacă practicianul/liberul profesionist a încălcat sau nu competența și disciplina profesională și dacă a adus atingere protecției demnității și onoarei profesiei.

În cazul în care faptele practicienilor/liberilor profesioniști vor fi încadrate ca abateri disciplinare, organele statutare vor acorda sancțiunile prevăzute de legile speciale/statutele adoptate în cadrul profesiei. În egală măsura, există posibilitatea ca inclusiv organele statutare să notifice organele de cercetare penală prin intermediul unor plângeri sau sesizări, în cazul în care faptele săvârșite de practicieni/liberi profesioniști ar putea fi încadrate ca infracțiuni conform Codului Penal și/sau legislației penale speciale.

5. Acțiunile civile și penală

Dacă încercarea de soluționare amiabilă prin transmiterea unei notificări către persoana considerată a fi răspunzătoare de atingeri aduse Brandului companiei și / sau prin Organizarea unei întâlniri între părțile divergente nu au avut succes și nici “avertismentul” dat prin formularea plângerii la Asociația profesională din care face parte persoana care aduce atingere brandului, ori sancțiunile date de Asociație nu au avut ca efect încetarea acțiunilor, rămâne la dispoziție doar solicitarea ajutorului autorităților competente, prin formularea unor acțiuni în justiție cu sprijinul unui avocat, sau a consilierului juridic al companiei. Menționăm că etapa de soluționare amiabilă nu este obligatorie, sau poate să apară și după începerea etapei judiciare, iar acțiunile de mai jos pot fi și combinate.

A. Acțiunea în contrafacere 

Este un mijloc specific de apărare a dreptului de proprietate intelectuală. În conformitate cu art. 39 alin (2) din Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, titularul dreptului asupra mărcii va avea calitatea de reclamant în cadrul acțiunii civile în contrafacere și poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială fără consimțământul său: un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată; un semn pentru care, datorită faptului ca este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă; un semn identic sau asemănător cu marca etc..

B. Acțiunea în concurență neloială

Potrivit Legii nr.11/1991, comercianții au obligația de a-și exercita activitatea cu bună-credință și potrivit uzanțelor cinstite. Încălcarea obligației de exercitare a activității cu bună-credință și potrivit uzanțelor cinstite atrage răspunderea civilă sau penală, după caz. 

Constituie concurență neloială, în sensul acestei legi și sunt interzise următoarele practici comerciale ale întreprinderii și/sau ale angajatului care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau sunt susceptibile să producă prejudicii altor întreprinderi, de pildă, denigrarea unei întreprinderi concurente sau a produselor/serviciilor sale, de natură să îi lezeze interesele legitime, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat de informații care nu corespund realității.

C. Acțiunea în răspundere civilă delictuală

Condițiile care trebuie întrunite spre a se atrage răspunderea civilă delictuală sunt: fapta ilicită, vinovăția, prejudiciul, legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu. O persoană juridică poate solicita apărarea reputației sale în ipoteza unor atingeri aduse imaginii sale. Potrivit art. 252 si art. 257 Cod civil, persoana juridică are dreptul, prin asemănare cu persoana fizică, la ocrotirea drepturilor sale prevăzute la art. 252 Cod civil, respectiv a dreptului la demnitate. 

De exemplu, condiția existenței unei legături de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu e îndeplinită dacă prejudicierea imaginii reclamantei în rândul clienților săi este urmarea postării unui mesaj denigrator pe o rețea de socializare.

În consecință, în temeiul art. 253 al.3 lit.a, coroborat cu art. 257 Cod civil, instanța poate dispune obligarea pârâtului la publicarea unei postări pe pagina sa de socializare și în scris, într-un ziar, prin care sa își ceară scuze pentru denigrarea reclamantei. Totodată, în temeiul art. 253 al.4 coroborat cu art. 257 Cod civil, instanța poate dispune obligarea pârâtului la plata unor sume cu titlu de daune morale, având în vedere prejudiciul pe care compania l-a suferit în urma acțiunilor celui care a denigrat-o.

D. Acțiunea penală

În măsura în care sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni, putem, în ultimă instanță, formula o plângere penală împotriva făptuitorului. Temeiurile legale sunt în dispozițiile Codului penal, în Legea 84/1998 și în Legea 11/1991. 

Conform Legii 84/1998, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă săvârșirea, fără drept, a următoarelor fapte: a)contrafacerea unei mărci; b)punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare; c)punerea în circulație a produselor care poartă indicații geografice ce indică sau sugerează ca produsul în cauza este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine.

Mai departe, conform Legii 11/1991, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant.